Гражданское право

Поскольку в моей адвокатской практике чаще других появляются дела, связанные с антиконтрафактной деятельностью, то в этом разделе я хотел бы коснуться не гражданского права, как такового, а одного из его подотраслей – патентного права. Тем более, что есть повод для этого – принятие изменений в часть 4 ГК РФ.

Несмотря на то, что строгой специализации я не придерживаюсь, но уже откликаюсь на такие обращения, как «патентный адвокат», «патентный юрист», «спортивный юрист», «спортивный адвокат» и т.д.

Итак,

Нарушение патентных прав. Какой будет ответственность после вступления в силу изменений в часть 4 ГК РФ.

В настоящее время из анализа публикаций СМИ, репортажей на ТВ и информации из Интернет видно, что обострилась ситуация в сфере борьбы с контрафактом.

«Борьба с контрафактом», «антиконтрафактная деятельность», «нарушение, защита патентных прав»- именно подобного рода заголовки то и дело мелькают в газетах.

К счастью в России поняли, что интеллектуальные права (авторские, патентные, права на товарные знаки, «ноу-хао» и т.д.) это тоже актив, это тоже деньги и доход и, как ни печально, это тоже объект посягательства, а, следовательно, объект гражданского права, который нуждается в защите.

К счастью, проводимая в России реформа гражданского законодательства коснулась и такой сферы, как интеллектуальная собственность. Данная сфера предпринимательской деятельности на сегодняшний день бурно развивается , и все чаще коммерсанты стремятся как зарегистрировать свои интеллектуальные права, так и защитить их в установленном законом порядке. Наблюдая такую тенденцию и понимая важность освещаемой проблемы законодатель учредил специальный суд – Суд по интеллектуальным правам, который расположен в Москве и специализируется на рассмотрении дел по интеллектуальной собственности.

Автору не раз приходилось вести дела по интеллектуальным правам в судах России и поэтому новеллы части четвертой ГК РФ вызвали у него определенный интерес. Об этом хотелось бы остановиться подробнее.

Скажу сразу, что, на мой взгляд, нормы гражданского законодательства, которые вступят в действие с 10.10.2014 года - это, несомненно, огромный плюс для правообладателей, так как позволят им эффективно защититься и компенсировать причиненный ущерб при нарушении в частности патентных прав.

Самой большой проблемой при ведении дел о защите патентных прав в судебном порядке является взыскании убытков (упущенной выгоды), причиненных незаконным использованием патента. Если на сегодняшний день по товарным знакам, например, существует норма (ст. 1515 ГК РФ), согласно которой правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда….

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак….,.

В случае же с нарушением патента, закон позволяет лишь взыскивать убытки (ст.15 ГК РФ), что осложняется процедурой их доказывания в силу отсутствия у правообладателя документов, подтверждающих реализацию контрафактного товара нарушителем, объемы такой реализации, затраты на реализацию, а главное, документов подтверждающих получение прибыли нарушителем.

Если из приведенной статьи по товарным знакам достаточно лишь доказать факт нарушения в виде незаконного размещения товарного знака на товарах, то при защите патентных прав признание нарушения исключительных прав и запрещение производства спорных изделий еще не есть гарантия получения сумм в счет возмещение убытков.

Каждый юрист, кому доводилось иметь дело с доказыванием размера убытков, знает, что это сложно. Кроме того, это требует дополнительных средств (как правило, требуется проведение экспертизы) и времени, поскольку, как уже сказано выше, документов подтверждающих реализацию и получение прибыли у правообладателя, как правило, нет, так как он не является стороной в сделке. В свою очередь, суды не всегда удовлетворяют ходатайство об истребовании таких документов, поскольку истцу неизвестны ни реквизиты таких документов, ни периоды реализации. Все же нам удавалось по подобным делам получить документы, но в рамках доследственной проверки на предмет наличия в действиях состава преступления, предусмотренного ст.147 УК РФ, либо в рамках проверки ФАС по незаконной конкуренции.

Так, по одному из дел, рассмотренному Красноглинским районным судом г. Самары (дело № 2-1599/2013) по иску С., к предприятию «ЭЩ» нам удалось доказать как нарушение патентных прав и запретить производство изделий, так и взыскать компенсацию убытков в пользу истца. Решение вступило в законную силу и ущерб фактически возмещен.

Изменения же, касающиеся части четвертой, эту проблему снимают, поскольку с 10.10.2014 года вступает в действие статья 1406.1 ГК РФ, которая устанавливает такую же ответственность для нарушителей патентных прав, какая сегодня существует для нарушителей исключительных прав на товарный знак. Другими словами, правообладатель по патенту также будет вправе требовать компенсации вместо возмещения убытков. Приведу статью полностью:

"Статья 1406.1. Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.";

Подобная редакция позволяет не только упростить процедуру получения компенсаций лицам, патентные права которых нарушены, но значительно сократить сроки получения компенсаций.

Для того, чтобы эффективно бороться с контрафактом и осуществить защиту своих исключительных прав, надо знать слабые стороны нарушителей прав, а также те лазейки в законодательстве, которые используют контрафактеры.

Я коснусь лишь некоторых из тех немногих, с которыми мне приходилось сталкиваться в своей адвокатской практике.

Итак, возьмем ситуацию, когда пираты, позиционируют себя легальными бизнесменами, «выходят из тени» и начинают в открытую играть на рынке и, более того, предлагать свою продукцию на тендерах солидных госкорпораций, демпингуя тем самым цены у легальных производителей (патентообладателей).

Самый простой способ – это получение «родственного патента» на какое-либо изделие, но патента иного статуса. Например, правообладатель имеет патент на полезную модель (редко, когда реальные производители получают на одно и то же изделие патенты на промышленный образец и на полезную модель), а на промышленный образец патента у него нет. Так было в Самарском арбитражном суде по делу А 55-17312/2009. Нарушитель прав получил патент на промобразец и именно его представлял устроителю тендера в подтверждение легальности производства им контрафактных изделий. К сожалению, по не знанию, либо по умыслу, но при аккредитации на тендер не была дана оценка сущности патента нарушителя. Да что там устроитель тендера?! Когда суд не с первого раза понял, в чем проблема и не вник в ситуацию! А ведь всего то и надо было понять смысл норм ГК РФ о сути промышленного образца и полезной модели. Проще говоря, патент на промышленный образец не позволяет использовать изделие по его функционалу, т.е. использовать это изделие до получения производственного результата. Ведь в качестве промышленного образца (ст. 1352 ГК РФ) охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющего его внешний вид. И все. Произвели, выставили на выставке и любуйтесь им, но не внедряйте в производство, в оборот, не допускайте, чтобы это изделие работало. Тогда как, в качестве полезной модели (ст.1351 ГК РФ) охраняется именно техническое решение, относящееся к устройству. То есть речь идет о прямом функционале. И именно такое изделие можно использовать в производстве.

Но в данном вопросе есть одна тонкость. Использовать функционал изделия, произведенного по патенту на промышленный образец нельзя лишь тогда, когда есть обладатель патента на такое же изделие на полезную модель. Одним словом, когда есть конфликт патентов. А если второго патента нет в природе, но нет и нарушенных прав и, следовательно, изделие по патенту на промобразец можно и производить и использовать его функционал.

Так вот, контрафактеры используют в качестве возражений на требования правообладателя Постановление ВАС № 122 от 13.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальном праве», где в п. 9 сказано, что при наличии двух действующих патентов на полезную модель, каждый из обладателей патентов вправе производить изделия. Суд по аналогии перенес действие этой нормы и на патент на промышленный образец. И только когда кассационная инстанция отменила решение суда и вернула дело на новое рассмотрение, только тогда суд понял, что в постановлении ВАС речь идет о наличии одновременно двух патентов одного статуса: оба патента должны быть именно на полезную модель. А когда конфликт между разными правовыми институтами (полезная модель и промобразец), то тут спор однозначно решается в пользу полезной модели.

Но, тем не менее, контрафактеру удалось потянуть срок, а это ни много ни мало 3 года. И за это время он участвовал в десятках тендеров и продавал свои изделия, причиняя убытки правообладателю.

Лазейка вторая. Чисто техническая. Это когда нарушители прав добавляют в изделии несколько дополнительный признаков, которые выходят за рамки технической формулы патента и посредством экспертиз пытаются доказать, что их изделие отличается от патента.

Так было в том же деле в Самаре. Эту проблему сейчас снимут изменения в часть 4 ГК РФ, поскольку вводится норма о зависимом изобретении, полезной модели и промышленном образце (ст. 1358.1), которая звучит так:

"Статья 1358.1. Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец

1. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.";

Думаю, что все понятно и без комментариев.

Ключевые слова в статье: исключительные права, интеллектуальная собственность, патентное право, защита исключительных прав в суде, защита патентных прав в суде, патентный адвокат, контрафакт, антиконтрафактная деятельность, изобретение, полезная модель, промышленный образец, арбитражный суд Самарской области, зависимое изобретение, полезная модель и промышленный образец, патентно-техническая экспертиза.